专利侵权中同样发明创造的判定-最高人民法院判例

专利侵权中如果判定是否为同样的发明创造

发明和实用新型“套报”专利判断

（2020）最高法知民终1009号

   专利侵权案件中会遇到一类特殊的专利，虽然很少，但是发生的可能性还是比较大的，这类专利必须是两个类型，即是发明专利和实用新型专利，发明专利和实用新型专利两者具有同样是人、同样的专利申请日、同样的专利主题名称（一部分名称也是很相似）、同样的说明书、同样的说明书附图甚至权利要求书的文字内容特征部分全部相同，区别点只是专利权利要求的项数不同。

   本站知识产权律师在代理的一个企业的几起专利侵权纠纷案件中就是属于这种特殊案例，虽几经周折但最后还是支持了代理律师的观点。万杰公司就同样的发明创造向国家知识产权局同日申请了发明和实用新型专利，两份申请文件除申请类型不一样外，其他的都一样，实用新型专利早先授权，后发明专利申请授权时通过合并十四项权利要求为一项而授权。在发现几家侵权企业制造、销售和许诺销售的产品同时侵犯两项专利权时，万杰公司分案向石家庄市中级人民法院提起侵害专利权诉讼，被告收到相应法律文书后，向法院提出两项专利是同样的专利，不符合专利法第九条的规定，而一审中院支持了这个观点，二审河北省高级人民法院审理后将案件发回重审，重审时中院再次认定是同样的发明创造予以判决驳回，上诉到最高人民法院，最高人民法院知识产权法庭判决支持了原告的诉请：

一审法院认定事实：

涉案专利为ZL201310337356.X号“自动抓取摆盘机”发明专利，申请日2013年7月26日，授权公告日为2017年4月5日，专利权人万杰智能科技股份有限公司，登记状态为合法有效。该专利权利要求载明：

1.一种自动抓取摆盘机，其特征在于：这种自动抓取摆盘机包括机架（1），安装在机架（1）中部两侧及上部的上下输送机构（A），安装在机架中部的前后输送机构（B），安装在机架中部后方的左右输送机构（C），安装在机架上部后方的机械夹机构（D），控制各机构运动的控制系统；所述的上下输送机构（A）包括上下输送支架（27），在上下输送支架（27）上部对称安装的带有主动轴帘轮（5）、主动链轮（19）的主动轴（7），在上下输送支架（27）的下部对称安装的带有被动轴帘轮（3）的被动轴（8），连于主动轴帘轮（5）及被动轴帘轮（3）之间的含有挡板的输送帘（6），与主动轴（7）相连的上下传动机构；所述的上下传动机构包括固定在机架（1）上方同轴安装有齿轮（25）及链轮（24）的电机（4），与电机（4）的齿轮（25）相啮合、固定有传动轴齿轮（21）、传动轴链轮（23）的传动轴（22）；连于电机链轮（24）与左侧主动轴链轮（19）之间的链条（26）；连于传动轴链轮（23）与右侧主动轴链轮（19）之间的链条（20）；所述的前后输送机构（B）包括固定在机架（1）中部的前后输送支架（2），固定在前后输送支架（2）前端、安装有主动轴帘轮（28）及主动链轮（9）的主动轴（10），固定在前后输送支架（2）连有被动轴帘轮（14）的被动轴（15），环绕在主动轴帘轮（28）和被动轴帘轮（14）之间的含有挡板的输送帘（17），与主动轴（10）相连的前后传动机构；所述的前后传动机构包括安装在机架（1）中部下方安装有链轮（12）的电机（18），连于电机链轮（12）与主动链轮（9）之间的链条（11）；所述的左右输送机构（C）包括固定在机架（1）中部的左右输送支架（31），固定在左右输送支架（31）两端的被动辊（29），固定在左右输送支架（31）一端下方带有链轮（32）的电机（33）及通过链条（34）与电机链轮（32）相连、带有主动链轮（35）的主动辊（36），环绕在主动辊（36）与被动辊（29）之间的左右输送带（37）；所述的机械夹机构（D）包括固定在机架（1）上部的支架（55），在支架（55）的一面固定有机械夹机构（D）的上下移动系统和左右移动系统，固定在机械夹机构（D）左右移动系统下方的机械夹装置，在支架（55）的另一面固定有机械夹传动系统；所述的机械夹机构（D）的上下移动系统包括对称安装在支架（55）侧面的直线滑动座（38），安装在直线滑动座（38）内的上下导柱（42），套装在上下导柱（42）上的上下直线轴承（40），固定在上下直线轴承（40）上的连接板（41）；所述的左右移动系统包括固定在连接板（41）上的左右导柱（58），套装在左右导柱（58）上的左右直线轴承（60），连于左右直线轴承（60）之间的固定板（53）；所述的机械夹装置包括与固定板（53）相连、固定一对齿轮（66）的连接座（56），固定在齿轮（66）两侧的机械夹（57），牵引在齿轮（66）之间的拉簧（61），固定在其中一个齿轮（66）上的刹车线夹（62），固定在支架（55）内侧、一端安装有控制线夹（44）的拉杆（43），连于支架（55）与拉杆（43）之间的拉簧（47），连于刹车线夹（62）及控制线夹（44）之间的刹车线（39）；所述的机械夹传动系统包括固定座支架（55）下方的拨叉（54）、固定在拨叉（54）上方的凸轮轴（64），凸轮轴（64）上同轴固定有感应盘（45）、凸轮（48）、传动带轮（49）及拐臂（63），穿过拨叉（54）、支架（55）固定在固定板（53）上的滑动轴（65）；固定在拨叉（54）及拐臂（63）之间的倒正丝连杆（52），固定在支架（55）右侧上部安装连有带轮（59）的电机（51），连于电机带轮（59）与传动带轮（49）之间的传动带（50）；所述的控制系统包括检测机构和控制部分；所述的检测机构包括在前后输送支架（2）前部及后部两侧安装的接近传感器（13，16），安装在左右输送支架（31）两侧的光纤传感器（30），安装在凸轮轴（64）左端的感应盘（45），安装在支架（55）左侧上的接近传感器（46）；所述的控制部分包括固定在机架（1）下部的配电箱（67），固定在机架（1）上部的触摸控制屏（68）、电源开关（69），安装在配电箱（67）内的配电盘及电器元件，触摸控制屏（68）由导线与配电盘、电器元件、电源开关（69）及机架（1）内的电机电连接。

案外专利ZL201320471857.2号“自动抓取摆盘机”实用新型专利，申请日为2013年7月26日，授权公告日为2014年2月5日，专利权人是万杰智能科技股份有限公司，登记状态为合法有效。该专利权利要求书载明：

1.一种自动抓取摆盘机，这种自动抓取摆盘机包括机架（1），安装在机架（1）中部两侧及上部的上下输送机构（A），安装在机架中部的前后输送机构（B），安装在机架中部后方的左右输送机构（C），安装在机架上部后方的机械夹机构（D），控制各机构运动的控制系统。

2.按权利要求1所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的上下输送机构（A）包括上下输送支架（27），在上下输送支架（27）上部对称安装的带有主动轴帘轮（5）、主动链轮（19）的主动轴（7），在上下输送支架（27）的下部对称安装的带有被动轴帘轮（3）的被动轴（8），连于主动轴帘轮（5）及被动轴帘轮（3）之间的含有挡板的输送帘（6），与主动轴（7）相连的上下传动机构。

3.按权利要求2所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的上下传动机构包括固定在机架（1）上方同轴安装有齿轮（25）及链轮（24）的电机（4），与电机（4）的齿轮（25）相啮合、固定有传动轴齿轮（21）、传动轴链轮（23）的传动轴（22）；连于电机链轮（24）与左侧主动轴链轮（19）之间的链条（26）；连于传动轴链轮（23）与右侧主动轴链轮（19）之间的链条（20）。

4.按权利要求1所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的前后输送机构（B）包括固定在机架（1）中部的前后输送支架（2），固定在前后输送支架（2）前端、安装有主动轴帘轮（28）及主动链轮（9）的主动轴（10），固定在前后输送支架（2）连有被动轴帘轮（14）的被动轴（15），环绕在主动轴帘轮（28）和被动轴帘轮（14）之间的含有挡板的输送帘（17），与主动轴（10）相连的前后传动机构。

5.按权利要求4所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的前后传动机构包括安装在机架（1）中部下方安装有链轮（12）的电机（18），连于电机链轮（12）与主动链轮（9）之间的链条（11）。

6.按权利要求1所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的左右输送机构（C）包括固定在机架（1）中部的左右输送支架（31），固定在左右输送支架（31）两端的被动辊（29），固定在左右输送支架（31）一端下方带有链轮（32）的电机（33）及通过链条（34）与电机链轮（32）相连、带有主动链轮（35）的主动辊（36），环绕在主动辊（36）与被动辊（29）之间的左右输送带（37）。

7.按权利要求1所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的机械夹机构（D）包括固定在机架（1）上部的支架（55），在支架（55）的一面固定有机械夹机构（D）的上下移动系统和左右移动系统，固定在机械夹机构（D）左右移动系统下方的机械夹装置，在支架（55）的另一面固定有机械夹传动系统。

8.按权利要求7所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的机械夹机构（D）的上下移动系统包括对称安装在支架（55）侧面的直线滑动座（38），安装在直线滑动座（38）内的上下导柱（42），套装在上下导柱（42）上的上下直线轴承（40），固定在上下直线轴承（40）上的连接板（41）。

9.按权利要求7所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的左右移动系统包括固定在连接板（41）上的左右导柱（58），套装在左右导柱（58）上的左右直线轴承（60），连于左右直线轴承（60）之间的固定板（53）。

10.按权利要求7所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的机械夹装置包括与固定板（53）相连的连、固定一对齿轮（66）的连接座（56），固定在齿轮（66）两侧的机械夹（57），牵引在齿轮（66）之间的拉簧（61），固定在其中一个齿轮（66）上的刹车线夹（62），固定在支架（55）内侧、一端安装有控制线夹（44）的拉杆（43），连于支架（55）与拉杆（43）之间的拉簧（47），连于刹车线夹（62）及控制线夹（44）之间的刹车线（39）。

11.按权利要求7所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的机械夹传动系统包括固定在支架（55）下方的拨叉（54）、固定在拨叉（54）上方、同轴固定有感应盘（45）、凸轮（48）、传动带轮（49）及拐臂（63）的凸轮轴（64），穿过拨叉（54）、支架（55）固定在固定板（53）上的滑动轴（65）；固定在拨叉（54）及拐臂（63）之间的倒正丝连杆（52），固定在支架（55）右侧上部安装连有带轮（59）的电机（51），连于电机带轮（59）与传动带轮（49）之间的传动带（50）。

12.按权利要求1所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的控制系统包括检测机构和控制部分。

13.按权利要求12所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的检测机构包括在前后输送支架（2）前部及后部两侧安装的接近传感器（13）及（16），安装在左右输送支架（31）两侧的光纤传感器（30），安装在凸轮轴（64）左端的感应盘（45），安装在支架（55）左侧上的接近传感器（46）。

14.按权利要求12所述的自动抓取摆盘机，其特征在于：所述的控制部分包括固定在机架（1）下部配电箱（67），固定在机架（1）上部的触摸控制屏（68）、电源开关（69），安装在配电箱（67）内的配电盘及电器元件，触摸控制屏（68）由导线与配电盘、电器元件、电源开关（69）及机架（1）内的电机电连接。

2018年7月11日，万杰公司委托代理人王战杰到河南省尉氏县公证处申请保全证据。2018年7月11日下午15时56分，河南省尉氏县公证处公证员沈某,4、公证人员委托代理人到达河南省尉氏县福甬路一招牌上显示为“鸿泰物流”等字样的店内，代理人向上述物流公司的工作人员当场交付了相关费用，上述物流公司的工作人员当场向代理人出具了《收据》和《河南省鸿泰物流提货单》。代理人将上述物流公司院内一个包装完好的木制包装箱及方形框架运至尉氏县司法局院内。张松、唐红学将上述包装箱外面的木板拆离，显露出一台标志为“任县邢湾三阳机械厂”等字样的机器，并从机器内获得《河北省任县邢湾三阳机械厂订货合同》及《河北省任县三阳炊事机械厂收据》原件各一份。王战杰对上述机器未拆封前、叉车装车、拆封后的状况进行了现场拍照，代理人对公证处粘贴封条后机器的状况进行了现场拍照。共计获得照片20张（一式四份）。代理人让唐红学等人将上述机器拉出司法局院内。上述行为于19时24分结束。上述行为过程由沈某,4、王慧平现场监督。河南省尉氏县公证处于2018年8月8日出具（2018）豫汴尉证内民字第596号公证书，记载了上述事实，并证明与该公证书相粘连的《河南省鸿泰物流提货单》《收据》《河北省任县邢湾三阳机械厂订货合同》《河北省任县三阳炊事机械厂收据》的复印件与申请人留存原件相符。照片20张系王战杰、代理人现场拍摄所得，照片上反映的情况与客观现状相符。

万杰公司认为涉案侵权产品与涉案专利权利要求保护范围完全一致，三阳机械厂认为涉案侵权产品是根据自己的工作经验和灵感，自己研发制造的，不知道该机械涉及侵犯专利权，且只生产销售一台机械，没有获得什么利润，该机械与专利技术方案不同。

一审法院认为，专利法第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。ZL201320471857.2号“自动抓取摆盘机”实用新型专利的权利要求1-14所包含的全部技术特征，与ZL201310337356.X号“自动抓取摆盘机”发明专利的权利要求1包含的技术特征完全相同；且万杰公司向一审法院提交侵犯两专利权的侵权实物为同一产品；同时，上述两专利的专利权人都是万杰公司，专利申请日都为2013年7月26日，且两项专利的法律状态均合法有效。基于同样的发明创造只能授予一项专利权的原则，ZL201310337356.X号“自动抓取摆盘机”发明专利被授予专利权的前提是，ZL201320471857.2号“自动抓取摆盘机”实用新型专利需要万杰公司选择声明放弃。在万杰公司尚未选择是否放弃的情况下，两专利应为待定状态，故万杰公司在本案中的诉请不应支持。

一审法院判决如下：驳回万杰公司的诉讼请求。一审案件受理费4585元，由万杰公司负担。

本院二审另查明：

一审法院于2018年12月13日作出（2018）冀01民初1520号民事判决书，万杰公司不服提起上诉，河北省高级人民法院于2019年8月16日作出（2019）冀知民终147号民事裁定书，撤销河北省石家庄市中级人民法院（2018）冀01民初1520号民事判决，本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。河北省高级人民法院已经明确指出：一审法院将涉案发明专利的权利要求1的技术特征与案外实用新型专利的权利要求的全部技术特征进行比对显然不符合法律规定。其次，涉案发明专利与案外实用新型专利系国家知识产权局在不同时间授予的两个有效专利，且依据法律规定发明专利应当经过了实质性审查，一审法院在专利侵权案件中直接适用专利法第九条第一款规定对涉案两个专利的法律效力予以否定没有法律依据。最后，本案系，原审判决却未对涉案被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围、是否构成侵权等核心事实问题予以查明，出于对当事人诉讼权利充分保障的考虑，本案应当发回一审法院重新对上述问题予以审理查明。

本院组织勘验期间，双方对于被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1记载的技术特征均无异议。

二审法院认为：

根据当事人诉辩意见，结合已查明的事实可知，本案二审期间的争议焦点是：一、ZL201320471857.2号的“自动抓取摆盘机”实用新型专利与涉案ZL201310337356.X号的“自动抓取摆盘机”发明专利是否系同一发明，涉案专利是否有效；二、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；三、三阳机械厂是否存在侵权，如存在则侵权责任如何承担。

一、ZL201320471857.2号的“自动抓取摆盘机”实用新型专利与涉案ZL201310337356.X号的“自动抓取摆盘机”发明专利是否系同一发明，涉案专利是否有效

根据已查明的事实可知，涉案发明专利和案外实用新型专利的申请日均为2013年7月26日，二者的说明书内容完全相同，系同一申请人同一日申请。

专利法第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”，第二款规定“两个以上的申请人就同样的发明创造的，专利权授予最先申请的人”。前者被称为“禁止重复授权原则”，后者被称为“在先申请原则”。适用前述规定均需要满足一个共同的前提条件：判断两份专利申请或者专利是否涉及同样的发明创造。所谓“同样”，无疑是指进行比对的结果。而说到比对，首先必须要明确比对的对象。对发明或实用新型专利申请或专利而言，有两种可能的做法：一种是针对同一日专利申请或专利，是将其中一件专利申请或专利的权利要求书与另一件专利申请或专利的权利要求书进行比较，如果要求保护的技术方案相同，则认定属于同样的发明创造，也即判断二者是否构成“同样的发明创造”，应当采用判断要求保护的范围是否相同的判断方式；另一种是针对先后不同日的专利申请或专利，是将在后申请的权利要求书与在先申请的说明书和权利要求书记载的全部内容进行比较，判断在后申请的发明或者实用新型是否具备新颖性，如果不具备新颖性，则在后申请不能被授予专利权。

通过已查明的事实可知，本案属于第一种情形，即同一日而且还是同一人所申请。如前所述，应当采用判断要求保护的范围是否相同的判断方式，以判断涉案发明专利与案外实用新型专利是否构成“同样的发明创造”。具体到本案，涉案发明专利只有一个权利要求，存在一个技术方案，该技术方案的保护范围为：A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+……；而案外实用新型专利包含14项权利要求，存在14个技术方案，其保护范围分别为：1.A+B+C；2.A+B+C+D；3.A+B+C+D+E；4.A+B+C+D+F…14.A+B+C+D+E+G+J+K,即案外实用新型专利请求保护的14个技术方案不存在与涉案发明专利请求保护的技术方案相同的技术方案，也即是二者不存在保护的范围相同的技术方案。因此，涉案发明专利与案外实用新型专利不属于“同样的发明创造”。因此，一审法院关于涉案发明专利与案外实用新型专利属于“同一发明”的认定错误，本院予以纠正。

涉案发明专利现处于有效状态，万杰公司亦按年缴纳了涉案发明专利年费，综上，涉案发明专利法律状态稳定，权利人已履行了缴纳专利年费的义务，该专利合法有效，应受国家法律保护。

二、被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围

三阳机械厂对被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征无异议，但认为被诉侵权产品与万杰公司产品在整体结构、布局上并不完全一致。对此，本院认为，专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征，三阳机械厂对此并无异议，亦未指出具体差异点，本院对其辩称不予支持。综上，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入涉案专利权保护范围。

三、三阳机械厂是否存在侵权，如存在则侵权责任如何承担

三阳机械厂认可其制造、销售了被诉侵权产品，但认为被诉侵权产品是其自行研发的，但对此并未举证证明，本院对该辩称不予支持。万杰公司诉称三阳机械厂许诺销售被诉侵权产品，但对此并未举证，对万杰公司该诉请本院不予支持。三阳机械厂未经许可，为生产经营目的制造、销售落入涉案专利权保护范围的被诉侵权产品，侵害了万杰公司专利权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。判令三阳机械厂停止侵权已足以达到制止侵权的目的，本院对万杰公司诉请三阳机械厂销毁侵权产品的诉讼请求不予支持。专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给与一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，万杰公司未能举证证明其实际损失数额，也未能举证证明三阳机械厂因侵权获利数额或者专利许可使用费。对于侵权赔偿数额的计算，本院综合考虑如下因素：涉案专利为发明专利，三阳机械厂制造、销售被诉侵权产品，万杰公司为维权支付了购买费、公证费并聘请律师出庭应诉，万杰公司针对被诉侵权产品在另案中主张三阳机械厂侵犯其实用新型专利权，且在该案中支持了部分维权合理开支，故酌情确定三阳机械厂本案赔偿万杰公司经济损失11万元及维权合理开支1万元，以上共计12万元。

综上所述，万杰公司的上诉请求部分成立，本院予以支持。一审法院判决结果错误，本院予以纠正。

二审判决如下：

一、撤销河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01知民初1126号民事判决；

二、任县邢湾三阳机械厂于本判决生效之日起立即停止制造、销售侵犯万杰智能科技股份有限公司ZL201310337356.X号“自动抓取摆盘机”发明专利权的产品；

三、任县邢湾三阳机械厂于本判决生效之日起十日内赔偿万杰智能科技股份有限公司经济损失及维权合理开支共计12万元。